Contrat de licence de marque : clauses et inscription INPI

Un contrat de licence de marque autorise un licencié à utiliser une marque sans lui en transférer la propriété. Portée de l’autorisation, rémunération, contrôle du signe et réaction aux atteintes : le contrat organise chacun de ces points. Avec une marque française, l’inscription au Registre national des marques devient ensuite déterminante à l’égard des tiers.

Ce guide expose les clauses à examiner et les règles d’opposabilité. Aucune prestation commerciale de rédaction ou de négociation n’est décrite ici.

Identifier précisément la marque et les droits concédés

Le contrat doit désigner chaque marque par son numéro, son titulaire et les territoires concernés. Vérifiez aussi son statut, les produits et services couverts et les renouvellements à venir. Une autorisation générale « d’utiliser la marque » laisse trop d’incertitudes.

La clause de concession précise notamment :

• les produits et services pour lesquels le signe peut être utilisé ;
• le territoire et les canaux de distribution autorisés ;
• les formes d’usage admises : logo, marque verbale, charte, publicité ou nom de domaine ;
• le caractère exclusif, non exclusif ou limité de la licence ;
• le droit éventuel de sous-licencier et ses conditions ;
• la durée, le renouvellement et le sort des droits si la marque n’est pas renouvelée.

Une exclusivité doit être définie avec soin : elle peut viser un territoire, certains produits ou un canal sans nécessairement couvrir l’ensemble du droit. Précisez enfin si le titulaire conserve un droit d’usage dans le périmètre exclusif.

Organiser les redevances et les informations de contrôle

La rémunération peut prendre la forme d’un forfait, d’un pourcentage du chiffre d’affaires, d’un minimum garanti ou d’une combinaison. Définissez l’assiette sans ambiguïté : ventes facturées ou encaissées, remises, retours, taxes, ventes intragroupe et conversion des devises.

Afin de rendre le calcul vérifiable, prévoyez la périodicité des relevés, la conservation des pièces, un droit d’audit proportionné et le traitement des écarts. Les conséquences d’un retard de déclaration ou de paiement doivent être cohérentes avec les autres clauses de résiliation.

Encadrer la qualité et l’image de la marque

Le titulaire a intérêt à définir des règles d’usage suffisamment concrètes : charte graphique, emplacement des mentions, qualité attendue, validation des campagnes et traitement des réclamations. Ce contrôle ne doit pas rester théorique. Échantillons, audits, délais de validation et plan de correction peuvent lui donner une portée concrète.

Autre point à répartir : les responsabilités relatives à la conformité des produits, à la publicité, aux garanties clients et aux dommages causés par l’activité du licencié. Une clause de contrôle de la marque ne remplace pas cette répartition opérationnelle.

Prévoir les atteintes et la défense de la marque

Les parties doivent déterminer qui surveille les dépôts et les usages, qui recueille les preuves, qui décide d’une opposition ou d’une action, et qui supporte les coûts. Côté licencié, un canal rapide doit permettre de signaler une imitation, même si certaines décisions stratégiques restent réservées au titulaire.

L’article L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation contraire du contrat. À défaut d’action du titulaire dans un délai raisonnable après mise en demeure, le licencié exclusif bénéficie d’une règle particulière lui permettant d’agir.

La mise en demeure n’est donc pas une condition générale imposée à tout licencié dans toute situation. Cette règle concerne le mécanisme subsidiaire ouvert au bénéficiaire d’un droit exclusif lorsque le titulaire reste inactif. Mieux vaut organiser directement les autorisations, la conduite du dossier et l’information réciproque dans le contrat.

Inscription au Registre national des marques et opposabilité

L’article L. 714-7 prévoit que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque doit être inscrite au Registre national des marques pour être opposable aux tiers. L’inscription assure donc la publicité de la licence à l’égard des personnes extérieures au contrat ; elle ne doit pas être présentée comme une formalité qui crée à elle seule l’accord entre le titulaire et le licencié.

Deux nuances complètent cette règle :

• avant inscription, l’acte reste opposable aux tiers qui ont acquis des droits après sa date et qui en avaient connaissance lors de cette acquisition ;
• le licencié dont le contrat n’est pas inscrit peut intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire afin d’obtenir réparation de son préjudice propre.

De son côté, l’article L. 716-4-2 permet à toute partie à un contrat de licence d’intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie pour demander réparation de son préjudice propre. Distinguez donc l’action principale, l’intervention à une action existante et l’opposabilité du contrat aux tiers.

Comment inscrire une licence de marque française ?

L’article R. 714-4 permet à l’une des parties à l’acte de demander l’inscription d’une concession de droit d’exploitation. En pratique, la démarche s’effectue sur le portail Marques de l’INPI. Avant la démarche, la marque doit avoir été publiée et produire effet en France. L’INPI demande, pour inscrire ou supprimer une licence, une copie du contrat signé par les deux parties ; une copie tronquée est admise si elle fait apparaître les informations nécessaires.

En principe, le Registre national des marques ne reçoit pas les inscriptions concernant une marque de l’Union européenne. S’agissant d’une marque internationale, les formalités relèvent généralement du registre international. Déterminez donc le registre compétent titre par titre.

Anticiper la fin du contrat

La résiliation doit être articulée avec les manquements, les délais de remède et les conséquences concrètes : cessation d’usage, retrait des supports, sort des stocks, noms de domaine, publicités déjà diffusées et documents confidentiels. Enfin, prévoyez la déclaration des dernières ventes et le paiement des redevances restant dues.

Si la licence inscrite prend fin, sa suppression du registre permet de mettre à jour la publicité du titre. Cette étape évite que le registre continue de présenter un droit d’exploitation qui n’existe plus.

La licence doit aussi s’articuler avec les autres opérations sur le titre. Une vente relève du régime distinct de la cession de marque. Quant aux atteintes détectées pendant l’exploitation, la surveillance et l’opposition doivent être réparties clairement entre titulaire et licencié.