Gérer et défendre son portefeuille de brevets

Cette transcription reprend les échanges de la vidéo. Elle a été mise en forme pour faciliter la lecture.

Vous avez cartographié les constituants de votre projet innovant. Vous avez identifié les outils, vous les avez dimensionnés, puis vous avez dessiné et commencé à constituer votre portefeuille de propriété intellectuelle. Il ne faut maintenant pas oublier que ce portefeuille doit vivre.

Le faire vivre signifie d’abord le maintenir, à condition que ce maintien présente un intérêt financier. Un portefeuille de brevets auquel on ne fait qu’ajouter des titres est, selon moi, un portefeuille insuffisamment audité et surveillé. Votre produit évolue nécessairement et plusieurs questions doivent donc être posées régulièrement. La technologie brevetée figure-t-elle toujours dans votre produit commercial actuel ? Un concurrent exploite-t-il la même technologie ? Existe-t-il des alternatives juridiquement acceptables ou un levier de contentieux ou de négociation à mettre en œuvre ?

Le titre couvre-t-il un standard en cours d’adoption susceptible d’accroître sa valeur ? Une licence pourrait-elle être négociée ? Le brevet renforce-t-il votre position lors d’une due diligence avec un investisseur ou dans un dossier IP Box ? La vidéo évoque aussi l’IP Box, un régime fiscal encadré qui peut concerner certains revenus nets tirés d’actifs de propriété intellectuelle éligibles, sous réserve du respect de ses conditions. Il peut donc exister de nombreuses raisons de maintenir un brevet, mais il faut les réexaminer chaque année.

À l’inverse, plusieurs raisons peuvent justifier un abandon. Votre entreprise a-t-elle pivoté, de sorte que la version actuellement commercialisée n’est plus protégée par le brevet dont vous payez les annuités ? Le chiffre d’affaires et les perspectives des prochaines années justifient-ils encore son maintien ? Un concurrent contourne-t-il déjà le titre grâce à des solutions plus modernes, au point que celui-ci ne bloque plus personne ? Le coût annuel dans tous les pays dépasse-t-il sa valeur concurrentielle résiduelle ?

La cohérence géographique doit également être vérifiée. Si vos deux marchés principaux sont la France et l’Espagne, payer pour maintenir un brevet aux États-Unis vous aide-t-il réellement ? Toutes ces questions permettent de juger de l’intérêt du maintien du portefeuille.

Un portefeuille peut aussi être amélioré et son périmètre consolidé. Un brevet déjà déposé est certes figé : un brevet déposé en année 1 protège la version décrite à cette date. Si la version commercialisée s’en éloigne techniquement, le produit peut ne plus relever de cette protection. En revanche, vous pouvez déposer les améliorations substantielles, les nouvelles applications ou un nouveau procédé. De nouveaux brevets peuvent ainsi remplacer ou consolider le portefeuille existant.

Une nouvelle génération de produits présentant des caractéristiques techniques distinctes peut justifier une nouvelle demande. Un nouveau dépôt ouvre sa propre durée de protection : vingt ans pour un brevet ou dix ans pour un certificat d’utilité. Des mécanismes particuliers existent aussi dans certains secteurs, comme le certificat complémentaire de protection dans le domaine pharmaceutique, mais cette présentation reste générale.

Vous pouvez donc avoir un brevet A couvrant une première version, puis déposer un brevet B sur les améliorations de cette version. Le second titre ne prolonge pas la protection de l’invention initiale : il protège distinctement la nouvelle version. Cette nouvelle protection peut néanmoins conserver un avantage concurrentiel, marketing ou vis-à-vis d’investisseurs si elle empêche les autres acteurs d’atteindre le même niveau technique.

La géographie peut également évoluer. Lorsqu’un nouveau dépôt porte sur les améliorations d’une version 2 ou 3, il ouvre une nouvelle fenêtre de priorité de douze mois pour la matière nouvellement déposée. On constate d’ailleurs que de grands acteurs déposent, avant l’expiration de leurs brevets initiaux, de nouveaux titres sur des applications ou des améliorations substantielles. Ils peuvent ainsi continuer à présenter leurs produits comme brevetés et conserver un droit d’interdire sur les éléments nouvellement protégés.

Parlons maintenant de renonciation et d’abandon. Abandonner ne signifie pas nécessairement arrêter immédiatement de payer. C’est une première possibilité : le défaut de paiement entraîne la déchéance du titre. En France, ce mécanisme relève notamment de l’article L. 612-19 du Code de la propriété intellectuelle. Le titre n’est alors plus maintenu et l’invention peut être librement exploitée sous réserve des autres droits existants.

Une option plus nuancée est la renonciation partielle. Elle consiste à abandonner certaines revendications tout en en conservant d’autres. Certaines revendications peuvent être régulièrement attaquées en nullité et fragiliser le brevet davantage qu’elles ne lui procurent un avantage concurrentiel. Leur abandon peut réduire la surface d’attaque et recentrer le titre sur sa valeur intrinsèque. Cette démarche peut notamment être utile lorsqu’un état de la technique pertinent a été découvert après la délivrance, par exemple au cours d’une opposition.

Avant tout abandon, il faut aussi vérifier si le titre conserve une valeur pour des tiers. Plutôt que d’y renoncer, il peut être intéressant de céder le brevet ou d’accorder une licence à un acteur qui en aura davantage l’utilité. Une technologie peut être applicable à plusieurs secteurs. Même pendant que vous exploitez le brevet dans votre propre domaine, vous pouvez concéder des licences pour d’autres usages.

Un brevet que vous n’exploitez plus peut intéresser un acteur d’un autre secteur, voire un concurrent. Une technologie de capteur conçue pour votre marché peut, par exemple, être transposable dans un autre domaine. Une licence ou une cession devient alors une option à considérer. Il existe également des acteurs spécialisés dans les actifs de propriété intellectuelle. Dans certains scénarios, une entreprise qui abandonne une technologie ou un secteur peut même accorder une licence à un concurrent ou lui céder le brevet correspondant.

Enfin, un autre webinaire sera consacré à la veille et à la défense, mais rappelons l’intérêt d’une veille proactive sur un portefeuille de propriété intellectuelle. Deux veilles principales peuvent être organisées. La première est la veille brevets, avec des outils spécialisés comme Espacenet, Orbit ou PatSnap. Elle permet de détecter les dépôts concurrents avant leur délivrance et d’identifier les droits susceptibles de mettre de réels obstacles sur votre route.

La seconde est la veille marché. Elle consiste à surveiller les produits concurrents, les salons et, selon le secteur, les publications scientifiques. Elle peut aider à détecter une contrefaçon avant qu’elle ne s’installe sur le marché ou une nouvelle technologie qui contourne purement et simplement votre brevet.

Cette veille est importante parce qu’une intervention rapide peut ouvrir des procédures plus simples. Une opposition peut, par exemple, être formée dans les neuf mois suivant la publication de la délivrance d’un brevet européen. Cette procédure peut être nettement moins coûteuse qu’une action en nullité devant une juridiction nationale.

En matière de contrefaçon, il faut tenir compte du délai de prescription de cinq ans, dont le point de départ dépend du moment où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’agir. L’action en nullité d’un titre de propriété industrielle est, quant à elle, imprescriptible.

Une autre mesure encore trop peu utilisée est l’observation de tiers. Elle permet de communiquer des éléments pendant l’examen de la demande de brevet d’un concurrent. Si vous estimez qu’un brevet ne devrait pas être délivré, vous pouvez donc intervenir avant sa délivrance, plutôt que d’attendre une opposition ou une action en nullité. Entre la publication de la demande et la délivrance, ces observations peuvent influencer l’examen et éventuellement faire obstacle à la délivrance du brevet concurrent.

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